劇情案例(註：本劇僅為虛構故事，如有雷同純屬巧合。)
小波是《哈利波特》的影迷及小說迷，最近想開一間「斜角巷」餐廳，並規劃將餐點融入該電影/小說的各種元素。其中，主打的招牌套餐特別取名為「去去武器走」，希望消費者享用完招牌美食後，就能擁有打敗敵人的力量，重新出發。此外，小波又將各式各樣的蛋糕及點心命名為「霍格華茲」、「佛地魔」、「麻瓜」……等等。
餐廳logo及菜單設計完後，小波立刻尋找A商標事務所協助申請商標，但A事務所一聽便告知，這些商標名稱都源自哈利波特電影又非常流行，實在不建議申請。小明納悶，難道流行不好嗎？於是找了另一間B事務所提供第二意見，B檢索後告知：「你的『斜角巷及圖』商標含有很多元素和華納公司的『斜角巷魔豆屋DIAGON ALLEY CAFE及圖』商標整體還是不同，至於『去去武器走』、『佛地魔』完全沒有近似前案，因此，這些商標都建議申請喔！」
小波擁有B事務所的支持後，大心，立馬委任B提出申請一系列商標並積極展店，但一年後，所有計畫卻都打亂了，除了「佛地魔」蛋糕以外，其他商標權不是沒拿到就是被撤銷，所有投入的招牌、包裝或形象設計都必須重新來過。怎麼會這樣呢？
評析
一、「斜角巷」與「斜角巷魔豆屋」構成近似嗎？
由於華納公司已經在餐廳服務上擁有註冊第01626553號「斜角巷魔豆屋 DIAGON ALLEY CAFE 及圖」商標註冊，因此，含有「斜角巷」文字之商標重點在於是否與之構成近似。查台灣商標檢索系統，「斜角巷」商標已被核駁處分確定，而「THE斜角巷ALLEY Xie Jiao Xiang da及圖」商標雖曾經核准，但被華納公司提起異議後，已經被撤銷確定。
商標之間是否構成近似雖有一套比對的審查基準，但仍然無法排除主觀成分在內，例如檢索系統中的「斜角巷」與「THE斜角巷ALLEY Xie Jiao Xiang da及圖」商標中的中文部分均有「斜角巷」三個字，卻有不同的命運軌跡：前者在103年審查階段就被核駁處分確定；後者則在106年核准註冊，推測可能是基於後者所含有之中文文字較小、另外結合較大的鹿圖形及英文文字後，予審查員不同的整體寓目印象故而核准，最終經過異議程序後才被撤銷。
筆者認為，雖然華納公司商標的中文部分含有「斜角巷魔豆屋」六個中文文字，但「斜角巷」為識別性不低的詞彙，且位在整體吸引寓目印象的起首處，在這種情形下，即使結合英文字及圖形，筆者仍會評估註冊機會偏低，傾向不建議申請。即使一開始在申請註冊階段能僥倖註冊，惟疏途仍同歸，最終仍可能被爭議撤銷而走向自始不存在的命運。
二、「去去武器走」就算沒有近似前案也不能註冊嗎？
「去去武器走」只是小說及電影元素中的魔法咒語，因小說及電影極為知名，隨後廣為大眾結合其他不同文字作為標語使用，如「去去臭味走」、「去去髒汙走」、「去去過敏走」或「去去煩惱走」等，由於標語常用以表達業者的經營理念或商品、服務的特色，也可能單純作為宣傳之用或依活動需要進行更換，故對一般消費者而言，通常需要在標語經過相當的使用後，才會認識到該標語與一定的商品或服務的來源有關，才會具有區別來源的功能。因此，通常標語應證明取得後天識別性，始得准予註冊。
此外，若標語僅是用以傳達商品或服務的相關資訊或僅具有自我標榜的意涵，例如：「去去臭味走」、「去去汙垢走」商標指定在清潔劑等商品上，則僅賦予消費者標榜去污效果之行銷廣告標語印象，為所指定商品之品質、用途或相關特性之說明，而非識別來源的標識，將被認定不具商標識別性而核駁。至於本案，小波將「去去武器走」指定使用在便當、餐廳等商品服務上，雖無上述問題，惟仍有可能遭到審查員認定屬於標語或流行用語、流行新概念而以商標法第29條第1項第3款核駁。
三、「哈利波特」就算沒有近似前案也不能註冊嗎？
經查台灣商標檢索系統中，相關「哈利波特」餐廳均遭核駁處分確定。此外，中國大陸2018年亦曾有類似案情經評審後無效宣告：「“哈利•波特＂作為系列影視作品中的主角名稱也因此為相關公眾所熟知，其知名度的取得是申請人創造性勞動的結晶，也是申請人投入大量勞動和資本所獲得，由此帶來的商業價值和商業機會應為申請人享有的合法權益，並受到法律保護。……考慮到實踐中，利用影視作品名稱、重要成員名稱等進行商業衍生商品或服務開發已經成為現實且普遍的現象，爭議商標……容易使相關消費者誤認為上述商品與申請人賴以知名的系列影視作品“哈利•波特”相關或者已經獲得了其授權。因此，爭議商標的註冊使用可能會不正當地借用申請人基於其系列影視作品而享有的商業信譽，擠佔申請人基於其系列影視作品而享有的市場優勢地位和交易機會，損害申請人基於其系列影視作品中的主角名稱而享有的在先權益」。
因此，誠如「冠中智訊第22期-蝙蝠俠如何解決Gotham商標被他人註冊？─談電影的商標權保護」一文所述，「賣座的電影、一系列的電影作品一而再、再而三出現在消費者眼前及生活周遭，使原則上不具識別性的影片名稱產生識別來源的作用」，則「哈利波特」具識別來源之功能，而且已經是著名商標或為相關公眾熟知。故開一間「哈利波特」餐廳，不論在台灣或大陸，當然都是不行的。
三、「霍格華茲」、「佛地魔」、「麻瓜」就算沒有近似前案也不能註冊嗎？
這些「有創意」的詞彙，並非商品描述或說明性文字，也沒有因為標語而不具識別性的問題，至於是否演變成為流行新概念、流行用語，則繫於市場脈動與審查委員之認知，一旦流行或者被認定周邊商品極多而成為著名商標(誠如「冠中智訊第22期-蝙蝠俠如何解決Gotham商標被他人註冊？─談電影的商標權保護」一文所提及之城市名稱Gotham)，則將無法註冊。
值得進一步考慮評估的是：「霍格華茲」、「佛地魔」、「麻瓜」這些元素，有指示來源的功能嗎？華納公司有將該等詞彙作為商標使用嗎？由於這些詞彙僅僅為電影元素之一，需綜合證據判斷是否強烈反覆出現在生活中，是否形成單獨的商業印象，甚至創作者有無曾投入行銷或將之作為商標使用[1]。
經查台灣商標檢索系統，有一筆「佛地魔」註冊商標並非華納公司所有，該商標指定使用於「糖果、餅乾」等商品上。此外，「麻瓜」、「霍格華茲」也有類似情形存在。由於該等詞彙只是著名電影中的元素之一，極可能在無證據可資判斷的申請審查階段獲得核准註冊，且華納公司沒有將該等商標布局在第30類的商品或其類似商品及服務上，恐怕也沒有打算將電影元素作為商標使用，再加上最重要的，這些商標註冊後並未遭異議撤銷，故至今仍有效存在。
結語
《哈利波特》（Harry Potter）是一系列奇幻冒險的文學小說及電影，該系列小說及電影均歷時十多年創作，預計有五部的前傳《怪獸與牠們的產地》已上映二部，《怪獸3》傳出2020年9月在倫敦正式開拍[2]，華納公司並於同月推出哈利波特最新遊戲《霍格華茲遺產》[3]，而此前的5月全明星陣容更是推出有聲書[4]，在2020年Interbrand全球百大品牌榜單中的全球音樂串流平台龍頭Spotify[5]可以聽到。其後10月的誠品生活週年慶推出「哈利波特－回到霍格華茲」期間限定店[6]。此外，去(2019)年陸續推出《哈利波特：巫師聯盟》及《哈利波特：魔法覺醒》等魔法世界的遊戲，甚至一度傳出《哈利波特》將拍成電視劇[7]，誠可謂話題不斷、歷久不衰。
而確實，華納公司為了維護《哈利波特》的商業利益也不遺餘力，許多類別均提出了大量的商標申請案，除了「哈利波特」書名/電影名以外，也包括各個主要人物、角色、學院、地名及魔法道具的中文及英文名稱：
然而該等商標並非註冊於所有45個類別，百密一疏，學習魔法怎能沒有咒語？隨著哈利波特一系列作品的流行，「去去武器走」也成為眾多影迷朗朗上口的詞彙，但未進入商標布局之列。
是否可以拿別人的智慧創意作為自己的商標？雖然「商標權」作為「智慧財產權」的成員之一，打擊範圍仍有其界限，著名影視小說之權利亦非無遠弗屆，特別是小說或電影劇情中的元素，可能根本不具單獨指示來源的商業印象，或者創作者未曾將之作為商標使用。審查實務上，對於這些流行的元素，雖無近似前案，仍可能綜合運用描述性標識、流行用語、標語等不具識別性之理由核駁，申請人應在命名階段時綜合評估。
商標圖樣中各個元素的創意，不只是存在檢索系統中，更是大量存在生活周遭。本案中，小波瞞得了B事務所卻瞞不了A事務所；小波瞞得了審查委員，卻瞞不了異議人的眼睛。其實，以他人的創意作為規劃及展店基礎，都是在風雨飄搖中進行，是否能迎來天晴？難以知悉且非掌控在自己手中，即使有幸獲得核准註冊也將長期處在被評定撤銷的風險中，非常被動，此與品牌經營之目的背道而馳，亦為合法且有道德的商標代理人所不樂見。因此，商標申請人宜選擇有能力且願意真實評估風險的商標代理人協助，畢竟，尊重他人的智慧成果，誠信敦厚才是長久經營之道。
[1] 此與「冠中智訊第22期-蝙蝠俠如何解決Gotham商標被他人註冊？─談電影的商標權保護」一文所述案例不同，Gotham City販售周邊商品且拍攝《萬惡高譚市》電視劇，虛構的城市名稱已有單獨的商業印象並具來源指示功能。
[2] 參https://mf.techbang.com/posts/12177-this-episode-will-solve-more-mysteries-eddie-redman-has-confirmed-that-monsters-and-their-origin-3-has-started-filming-smoothly。
[3] 參https://www.bnext.com.tw/article/59313/jk-rowling-warner-harry-potter-new-game。
[4] 參https://www.vogue.com.tw/entertainment/article/harrypotterathome-reading。
[5] 參https://interbrand.com/best-global-brands/；https://newtalk.tw/news/view/2020-04-06/386808。
[6] 參https://www.vogue.com.tw/lifestyle/article/2020-10-07-eslite-anniversary-sale。
[7] 參https://popbee.com/lifestyle/movies/harry-potter-tv-series-hbo-jk-rowling/；https://www.elle.com/tw/entertainment/drama/a28270847/harry-potter-series/。
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