英國高等法院在2020年1月30日對該國能量飲料製造商大角羊公司(Big Horn UK LIMITED)和紅牛公司(Red Bull GMBH)之間的商標糾紛作出了裁決,判定大角羊公司(Big Horn)和該公司的唯一董事恩切夫先生(Mr. Enchev)侵害了紅牛公司(Red Bull)的歐盟商標。
事件背景
紅牛公司是紅牛能量飲料的製造商和銷售商。紅牛能量飲料於1987年首次在奧地利推出,隨後被大力推廣給公眾並獲得了全世界的認可。該產品非常成功,特別是在年輕人、田徑和體育團體中。在英國,到2019年1月,紅牛在能量飲料的市占率已超過30%,其產品和品牌通過媒體和贊助在世界各地得到了廣泛的推廣。因此,紅牛可說是世界上最有價值和最受認可的品牌之一,歐洲品牌研究所(European Brand Institute)2016年對紅牛的品牌價值估計為1511萬歐元。
2016年8月,第二被告Voltino(保加利亞公司,已於2019年10月對其作出判決)提出帶有大角羊圖形的歐盟商標申請案,該商標具有雙公羊、金色太陽和「Big Horn」字樣,適用於第32類商品,包括能量飲料和各種類型的水。紅牛公司於2016年11月對該商標申請提出異議。
儘管尚在異議程序中,大角羊能量飲料仍開始在英國和保加利亞出現。紅牛公司的測試購買發現,這些飲料的罐子形狀和尺寸與經典版紅牛飲料罐相同,且除了標有具雙公羊、金色太陽的標誌外,這些飲料罐還具有如上所示的幾何藍色銀色設計。
2018年5月23日,歐盟智慧財產局(EUIPO)異議庭駁回了紅牛公司對Voltino商標的異議申請。經紅牛公司提起上訴,2019年1月7日,歐盟智慧財產局(EUIPO)上訴委員會維持了該上訴,並撤銷Voltino的商標申請案。
本案主要爭點
1. 根據歐盟商標法(EUTMR)第9條第2款b項,大角羊標誌是否與紅牛商標近似,是否用於類似商品上,並有引起混淆的可能性;
2. 根據歐盟商標法(EUTMR)第9條第2款c項,大角羊標誌是否與紅牛商標近似,使普通消費者將該標誌與紅牛商標作連結,因而在沒有正當理由的情況下,利用紅牛商標的鮮明特徵或聲譽獲得不正當利益;
3. 作為聯合侵權人,恩切夫先生是否應就侵權問題承擔個人責任。
歐盟商標法(EUTMR)第9條第2款c項
Similarity相似性
首先,法官提到歐盟智慧財產局(EUIPO)上訴委員會已發現大角羊的雙公羊標誌與紅牛的雙公牛商標存在相似之處,即使近似程度很低,因為這些差異「不太可能被普通消費者忽視」。這兩個標誌都包含兩隻輪廓鮮明、有蹄有角的好鬥動物,會在戰鬥中衝鋒,腿的位置相似,且都捕捉了衝撞前的影像。法官進一步指出這些動物都被描繪成在圓圈背景前戰鬥,因此認定大角羊的雙公羊標誌和紅牛的雙公牛商標在視覺和概念上都相似。
此外,法官還發現,大角羊的藍色銀色幾何設計與紅牛的藍色銀色平行四邊形設計,兩者皆使用大致相同的配色,並具有成角度的幾何形狀和中心的黃色太陽元素;而大角羊的單公羊標誌和紅牛的單公牛商標,兩者都使用大型有蹄有角的動物剪影圖像,頭部的位置看起來像是在戰鬥或奔跑,前腿彎曲在幾乎完全相同的位置,在視覺和概念上都相似。
標誌與商標之間的聯繫/不當利益
法官在考量是否可以在大角羊的標誌和紅牛的商標間建立連結時,考慮到許多因素,這樣的使用方式將為大角羊帶來不當利益。
這些因素包括以下事實:
1. 紅牛商標在全球享有聲譽,並具有鮮明的特色;
2. 大角羊的標誌用於與紅牛飲料相同的產品,且在與紅牛飲料相同的零售商店中以相同大小的罐頭出售;
3. 大角羊的Facebook頁面上有許多飲料罐的照片,這些飲料罐直接放在紅牛飲料旁邊。
據此,法官認為,大角羊的標誌確實有可能導致普通消費者將其與紅牛商標聯繫起來,大角羊標誌的設計是為了享有紅牛的聲譽,並從紅牛的行銷中受益,所創造出的與紅牛商標相關的特殊標誌。
歐盟商標法(EUTMR)第9條第2款b項
雖然未再嚴格根據第9條第2款b項考慮侵權問題,但法官明確表示,大角羊的標誌不會引起普通消費者的混淆。他認為普通消費者很可能已經清楚了解這些標誌之間的差異,並且不太可能認為大角羊的產品就是紅牛的產品,無論是初始興趣混淆(initial interest confusion)、購買產品時、還是售後混淆(post-sale confusion)。相反地,他發現普通消費者更有可能將大角羊的產品視為紅牛產品的便宜或替代版本。
共同侵權行為
法官應用了Fish&Fish訴Sea Shepherd [2015] UKSC 10一案中規定的共同侵權行為標準,該標準指出,在下列情況,被告將作為共同侵權行為人承擔責任:
1. 被告協助主要侵權行為人從事侵權行為;
2. 被告是按照共同設計行事或協助構成侵權行為的。
法官認為恩切夫先生的行為已達到上述標準,因為他成立大角羊公司來進口和銷售大角羊能量飲料,不僅是該公司的唯一董事和控制人,還直接負責大角羊的活動。恩切夫先生控制了大角羊網站託管的域名及大角羊產品廣告所在的社群帳戶。因此恩切夫先生應與大角羊公司共同承擔侵權責任。
結論
法官認為,大角羊公司的標誌不正當地利用了著名能量飲料製造商紅牛公司商標的獨特特徵和聲譽,雖然不太可能引起公眾的混淆,但普通消費者更有可能從大角羊標誌直接聯想到紅牛商標的視覺和概念形式,進而刺激大角羊產品的銷售,故判決的重點之一是搭便車,而將侵權行為納入了歐盟商標法(EUTMR)第9條第2款c項的範圍。因此,對於品牌所有者而言,在考慮對仿冒商採取法律行動時,尤其是在出現搭便車問題時,這是一個值得參考的案例。
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