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冠中智讯第29期-|商标物语| 两岸恶意抢注条款比较──台湾商标法采有罪推定原则?【张甘颖 商标专员】

2020/12/25

前言

    续《冠中智讯》第23期「商标先使用人地位的保障─恶意抢注条款解析」一文[1],再来谈谈为了保障先使用人地位,会不会演变成商标法对商标权人或商标申请人的「有罪/抢注推定原则」?并试着比较两岸商标对恶意抢注条款执法现况,说明可能产生的异同,期许湾商标制度在注册主义与使用主义摸索中能更趋于衡平及完善。

 

法律构成要件

要件

台湾

(第30条第1项第12款)

大陆

(第15条)[2]

1

他人先使用商标

他人在先使用的未注册商标

2

申请商标与先使用商标图样相同或近似

商标相同或者近似

3

申请指定于同一或类似之商品或服务

就同一种商品或者类似商品

4

申请人因与该他人间具有契约、地缘、业务往来或其他关系

代理被代理或者代表被代表关系(1);合同、业务往来关系或者其他关系(2)

5

知悉他人商标存在,意图仿袭而申请注册

明知该他人商标存在

6

申请人未经他人同意而申请注册

被代理人/被代表人/该他人提出异议的,不予注册

 

评析及比较

    湾实务上藉由恶意抢注之立法目的,将「先使用商标」限缩解释限于「未注册之先使用商标」,故倘若遭抢注之商标图样已经注册,则回归判断是否混淆误认,因此在第1要件上两案并无不同;而在第4个「关系」要件上,两岸商标法文义观察似均对于恶意抢注大开方便之门,允许任何与商标权人或商标注册申请人具「其他关系」之先使用人皆可提出异议或撤销[3],并无不同,故整体构成要件实质上看似差异不大。

    然而,两岸恶意抢注条款在审查体系上及实践上有下述差异:

一、审查体系不同:

    法律体系上,台湾将恶意抢注条款列入商标不得注册事由,置于申请前阶段审查,亦可作为争议案提起之事由;而大陆则是置于注册后争议阶段处理,因此在大陆申请阶段官方并不会基于第15条而驳回,而是在异议或无效宣告阶段基于「被代理人/被代表人/该他人提出异议的」,始予以审查。

二、「先使用」地域范围不同:

    大陆规定提起争议的申请人「在先使用」限于大陆之使用证据;然而湾「他人先使用商标」并不限于湾地区之使用证据,而是包括海内外所有之在先使用证据且会采纳网络上中外之信息。

三、「其他关系」宽严不同:

    在大陆相关争议案件若无实际往来关系的证据,即使地缘关系相近或为同业竞争关系,仍往往难以成功主张对方(明知而)抢注,「其他关系」之大门并不宽敞[4],意即,大陆在恶意抢注判断上仍倾向严守注册主义及先申请主义原则,仅在例外有明确往来关系的严格要件下始保护先使用人,此对于商标申请人有明确的制度遵循是其优点,惟对布局慢的国际品牌较不友善。

    相反的,湾主管机关及法院则是由一切客观存在之事实及证据加以综合而推论商标权人是否「知悉、意图仿袭」先使用商标之存在,且实务上为免抢注条款遭到架空,倾向以一般经验法则及客观证据而认为:商标权人以如出一辙之图形申请注册,难谓偶然之巧合,故判断同业关系的注册人「知悉且意图仿袭」先使用商标。

四、优缺比较

    湾智慧局在申请阶段便积极将申请人是否恶意抢注商标纳入审查,故近年来不时引据网络数据审查申请人是否具有恶意抢注,基于商标法第30条第1项第12款而发出核驳先行通知书之机率大增。意即,湾虽采注册主义原则但实践上有向使用主义靠拢之趋势,在执行上偏向保护先使用人、倾向保护市场秩序,国外品牌虽未于湾申请注册仍在主管机关实质审查阶段便受到保护,有预防争议案于前之优点,对案外已经进行国际布局的第三人较为有利,惟增加了商标申请人之不确定风险:商标申请人面对已经有主观定见之官方审查意见时,可能较难举证自己不知且非恶意,况网络数据所呈现的真实性如何?网络先使用数据所触及之相关消费者是否包括申请人?尚待实务建立判断标准。

    反观大陆,官方在申请审查阶段并不会主动发现申请人是否基于恶意抢注,虽然恶意抢注为争议案之撤销事由,但需要案外被抢注的第三人自己主动发现并举证,因此举证责任主要落在第三人,倘若商标申请人与第三人之间并无明确的往来关系,第三人援用此条款撤销成功之机会偏低,主管机关以中立甚至无罪推定之立场对待商标申请人,因此,恶意抢注之事件在大陆时有所闻,对于国际上小有名气但尚未进军大陆或仅在大陆市场上少量使用之国际品牌极为不利。

 

结语

    商标法赋予商标权人独占具经济价之商标权(私益性质),又同时寓有维护市场秩序之目的(公益性质),惟私益与公益时相冲突,注册主义与使用主义又难以一刀两断,本文所探讨之恶意抢注主题,究竟应该置于保护「市场秩序」(诚信的市场竞争秩序、消费者混淆可能)下度之而保护先使用人?抑或置于保护「个人财产权」(商标属地主义、注册主义)下度之而保护先注册人?自属实务上考虑的两难。

    虽然两岸商标法对于恶意抢注条款之文义区别不大,惟在实际执行上,法条文义因「知悉意图仿袭/明知」差异导致个案判断差异外,亦可能与两岸地域范围、市场规模、信息流通及网络普遍等整体因素、对注册主义抓紧程度有关。特别是整体法律体系上,是将恶意抢注条款置于申请前阶段审查,抑或是置于注册后争议阶段处理有所不同,产生对商标申请人友善情形不同的商标政策环境。

    笔者经手之湾商标申请案件便曾遇过审查委员不明网络数据形成的背后实情进而引用网络数据为核驳依据的案例,最终虽经争取而获准注册,但已增加当事人申请程序的负担及注册时间延迟,就个案而论有架空注册主义、弱化注册主义公示优点之倾向。在台湾仍采注册主义、先申请先注册及属地主义之原则下,却在执行上参考无远弗届的的网络信息,以抢注推定、有罪推定原则、宁可错杀之态度审查我国商标申请,将争端提前至申请的程序中,申请审查的职权是否过大?争端的双方落于商标申请人以及审查的主管机关,形成弱势的申请人必须面对强势推定知悉而有罪的主管机关的窘境,是否对申请人合理?颇值探讨[5]

    不论如何,台湾目前实务上的取舍系认为:审查人员利用网络搜寻数据查知先使用事证,进而发出核驳理由先行通知请申请人先行陈述意见,将可以协助申请人发觉并排除不能注册的情形,避免商标获准注册后,遭遇商标所有人提出异议、评定等争议程序撤销注册,而不利商业布局的开展[6]。既然现行法规及政策实务如此,又尚无网络证据采择基准、交由个案审查人员判断之情形下,倘若遇到不合理的核驳通知,自认倒霉之余仍应积极捍卫权益,未申复表达意见将被官方视为默示同意网络信息及恶意抢注之有罪推定,建议商标申请人应寻找有经验的商标代理人研商申复方向争取注册!

 

[2] 中华人民共和国商标法第15条规定:「未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。

  就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。」

[3] 大陆商标法第15条第2款正是借鉴台湾商标法而新增的法条。

[4] 虽然《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第16条规定,「商标申请人与在先使用人营业地址邻近」可以认定为商标法第十五条第二款中规定的「其他关系」,然而实践经验上,大陆官方会优先适用其他法条,似乎有意避免单纯仅因地址邻近即推论双方具有关系而明知。

[5] 注册第01888812号「VB及图」遭英籍.维多利亚 贝克汉提出异议,被智慧局认定商标权人「因同业经营关系而知悉据争商标之存在」而为异议成立之处分。笔者认为,似乎是另一起网络信息发达的冤案,「VB」识别性低为不争事实,而原处分仅因寥寥几篇媒体报导便妄下判断认定「商标权人身为竞争同业,对于相关商品之各种信息应较一般人更为熟悉且关注」,而认定注册人恶意抢注,笔者难以苟同,毕竟即使身为「竞争同业」亦非全知全能,申请人要证明自己主观上「没有」抢注恶意也较为困难。根据新闻报导,智慧局因新事证,故而重新厘清并审查(20201017日民视新闻「小虾米对鲸鱼!高雄SPA馆抗『贝嫂』保住商标」https://tw.news.yahoo.com/%E5%B0%8F%E8%9D%A6%E7%B1%B3%E5%B0%8D%E9%AF%A8%E9%AD%9A-%E9%AB%98%E9%9B%84spa%E9%A4%A8%E6%8A%97-%E8%B2%9D%E5%AB%82-%E4%BF%9D%E4%BD%8F%E5%95%86%E6%A8%99-010230571.html ),参考检索系统公示之信息,智能局已自行撤销原处分重启意见陈述及答辩程序(最后检索日:20201225),其后续值得关注。

[6] 参「108年度知识产权业务座谈会」意见及处理情形汇整表(台中)(1090710日更新版)5点智慧局回应。

 

 

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